Оценка интеллектуальной собственности. Функциональный подход и математические методы - А. Козырев

Разумеется, расщепление интеллектуальных прав имеет место и в патентном праве, но там оно менее очевидно, им труднее воспользоваться.

Патентование и/или охрана РИД как секретов производства (ноу-хау)

Важно отметить, что патентование технических решений или сохранение их в секрете (как ноу-хау) нельзя рассматривать как взаимоисключающие способы правовой охраны. Более того, изначально понятие «ноу-хау» трактовалось в смысле «знаю, как использовать запатентованное изобретение». Искусство патентоведа, помимо всего прочего, заключается в умении разделить результаты на патентуемые и сохраняемые в секрете (как ноу-хау), обеспечивая максимально надежную охрану. Самую верхушку этого искусства представляет «золотое» правило патентования.

Согласно «золотому» правилу технологии следует сохранять в секрете, а решения, используемые в самом изделии, патентовать. Смысл этого правила легко объяснить. Изделия легко могут попасть в руки конкурентов, их разберут и поймут суть используемого решения. По этой причине, охрана как ноу-хау здесь не работает. На предприятии же, где используется технология, можно ввести режим, позволяющий сохранять ноу-хау в секрете довольно долго. С изобретением ситуация почти зеркальная. Патент обеспечивает легальную монополию на использование изобретения, конкурент может знать, как, но не может его использовать по закону, пока действует патент. Однако сам факт патентования предполагает публикацию решения, составляющего суть (формулу) изобретения. Более того, современные системы типа QUESTEL позволяют найти и скачать заявку в виде pdf файла. В ближайшем будущем ожидается появление систем, извлекающих из заявки полезные технические сведения. Следовательно, подавая заявку на патентование, заявитель (изобретатель или фирма) раскрывает конкурентам и всему обществу ценные технические сведения. Обществу это выгодно, заявителю, как правило, нет. По этой причине сохранение решения в секрете может быть более выгодно, как минимум, до тех пор, пока секретность можно технически обеспечить.

Таким образом, патентование можно рассматривать как компромисс между интересами общества и заявителя. Разумеется, этим функции патентования не исчерпываются, но главное именно это. Заявитель раскрывает обществу свое знание, а государство от имени общества предоставляет ему легальную монополию на использование патентуемого изобретения или полезной модели. Такой обмен очень наглядно представлен в истории патентной системы.

Первый в мире патент был выдан во Флоренции в 1421 году одному из титанов возрождения Филиппе Брунеллески. Республика Флоренция выдала Брунеллески специальный документ (патент), предоставив ему монополию на производство изобретенной им баржи со спускоподъемным механизмом для облегчения транспортировки мрамора. Монополия продлилась три года и позволила Брунеллески извлечь выгоду из изобретения, описанного его современниками как «Il Badalone» («Монстр»). В патент, выданный Брунеллески, флорентийская республика включала преамбулу, которая выражала основу договора с будущими изобретателями, чтобы они раскрывали свои изобретения на выгодных для себя условиях. По сути это был договор присоединения между государством и любым будущим изобретателем.

Следует обратить внимание на то, что Республика проявила заинтересованность в том, чтобы изобретение было раскрыто, и выразила готовность обеспечить ради этого легальную монополию. Таким образом, монополия на основе сохранения изобретения в тайне обменивается на легальную монополию с раскрытием тайны. Именно в этом суть патентной системы и ее большое достоинство. Этот обмен можно также представить как обмен реальными опционами. В самом деле, сохраняемое в секрете знание при благоприятных условиях можно с выгодой использовать, приложив некоторые усилия. То же самое с легальной монополией на изобретение.

Следует также напомнить, что в США результаты НИОКР (R&D), полученные при бюджетном финансировании, не могут охраняться как ноу-хау. В обязательном порядке они патентуются или публикуются в открытой печати, а в случае разработки программного обеспечения оно должно быть с открытым кодом. У нас в России важность этих принципов, заложенных еще в период формирования патентной системы, все еще не до конца осознана. Сохранять результаты финансируемых из бюджета НИОКР в режиме коммерческой тайны считается нормальным. А зря.

2.2.2. Институт ноу-хау

Институт ноу-хау – нечто гораздо более сложное и тонкое, чем статья 1465 ГК РФ или закон о коммерческой тайне №98-ФЗ. А потому ограничиться определением, сформулированным в статье 1465, и его критикой было бы не совсем правильно. Хотя формально вопрос об оценке ИС не связан с тонкостями охраны, передачи и использования ноу-хау, связь здесь имеется. Частично она реализуется через функциональный подход к оценке. Как уже говорилось выше, функциональная стоимость определяется как функция от управления, а управление – это, в том числе, управление знаниями, включая ноу-хау. Следовательно, функциональная стоимость ноу-хау определяется как функция от управления ноу-хау. Но управление ноу-хау предполагает реальное владение предметом. По этой причине необходимо иметь представление о том, как реально охраняется ноу-хау, как происходит раскрытие и передача ноу-хау, а это, в свою очередь, предполагает знакомство с альтернативными подходами к регулированию всего процесса. Он регулируется не одинаково в разных странах. Далеко не везде есть законы о коммерческой тайне или что-то им подобное. Например, в США есть модельный закон и отдельные законы в 38 штатах. В большинстве европейских стран таких законов нет, соответствующие отношения регулируются договорным правом. Однако в антимонопольном законодательстве ЕС есть изъятия, облегчающие передачу технологий, в том числе передачу ноу-хау. А в связи с этим есть и определение понятия ноу-хау, сформулированное в явном виде.

Понятие ноу-хау в законодательстве ЕС разительно отличается от того, что есть у нас в статье 1465 ГК РФ. Оно сформулировано гораздо более конкретно и, казалось бы, узко, но все рассмотренные выше случаи охватывает. Так получается благодаря меньшей жесткости ограничений. Не нужен ни режим коммерческой тайны, ни полная недоступность всем третьим лицам.

В экономической литературе широкую известность получил парадокс, известный как парадокс Эрроу. До того, как суть ноу-хау раскрыта потенциальному покупателю, он не может определить нужность и ценность скрываемого знания. А после того, как он ознакомлен с ноу-хау, у него уже нет необходимости покупать доступ к этому ноу-хау, так как все понятно. Отсюда делается вывод о том, что продавать знания (ноу-хау) практически невозможно. Между тем, техника продажи ноу-хау на практике разработана довольно хорошо. Выход состоит в заключении договора о раскрытии информации и опционного соглашения.

Раскрытие секрета производства (ноу-хау) – предоставление обладателем секрета производства (ноу-хау) контрагенту информации в объеме, оговоренном договором о раскрытии секрета производства (ноу-хау), без права использовать передаваемую информацию до заключения договора о передаче ноу-хау или утраты секретности этой информации.

Договор о раскрытии информации ограниченного пользования заключают во многих случаях, например, в случае привлечения консультантов, он накладывает ограничения на сторону, получившую доступ к информации.

Опцион на заключение договора о передаче ноу-хау – право, но не обязанность обладателя секрета производства (ноу-хау) заключить с контрагентом договор о передаче ноу-хау на заранее оговоренных условиях, зафиксированных в договоре о раскрытии секрета производства (ноу-хау) или отдельном опционном соглашении.

Договор о передаче ноу-хау или беспатентная лицензия предполагает не только ознакомление с информацией, но и передачу права на ее использование в оговоренных объемах на возмездной основе.

Сказанное выше о ноу-хау как институте – лишь краткая справка о том, как работает этот институт. На самом деле техника работы с секретами производства (ноу-хау) разработана во многих компаниях очень детально. Существуют должностные инструкции, регламентирующие поведение служащих, вводятся стимулы и запреты, обеспечивающие в совокупности достаточно надежную систему охраны таких секретов.

2.2.3. Оценка ИС и профессиональная оценка

Оценка ИС – это обширная область деятельности, лишь частично пересекающаяся со сферой профессиональной оценки, т.е. с профессиональной оценкой стоимости имущества, включая НМА. В том числе она включает оценку патентов и лицензий для продажи и оценку ущерба при нарушении исключительных прав. То и другое имеет лишь косвенное отношение к деятельности профессиональных оценщиков. То же можно сказать относительно оценки технологий на ранней стадии. В этом подразделе предметом анализа является оценка ИС как отдельная сфера деятельности, а также институт профессиональной оценки в той его части, которая связана с оценкой НМА, и соотношение между оценкой ИС и профессиональной оценкой.